Статьи

РИСК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА

А знаете ли Вы что правообладатель товарного знака обязан использовать свой знак в коммерческом обороте в отношении всех товаров и услуг, для которых знак был зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Патентное ведомство РФ). Товары и услуги, в отношении которых на правообладателя возложена обязанность по использованию товарного знака, указаны в свидетельстве на товарный знак.

Каким образом правообладатель может использовать товарный знак?

В соответствии положением части 4 Гражданского Кодекса РФ (далее ГК РФ) "использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому предоставлено такое право на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя".

Иными словами, использованием товарного знака признается, если:

1. непосредственно сам правообладатель использует товарный знак в коммерческом обороте;
2. правообладатель предоставляет лицензии на использование своего товарного знака третьим лицам в соответствии с лицензионным соглашением или коммерческой концессией, которые обязательно регистрируются в Патентном ведомстве РФ;
3. правообладатель осуществляет контроль за использованием своего товарного знака.

В части 4 ГК РФ по сравнению с ранее действующим законодательством появилось новое понятие "под контролем правообладателя", которого не было ранее в российском законодательстве. К сожалению, на сегодняшний день пока остается открытым вопрос о том, какие же действия правообладателя могут расцениваться как осуществление контроля. Каких либо разъяснений по данному вопросу на сегодняшний день нет. Ответ на этот вопрос можно будет найти в будущей правоприменительной практике.

Последствия неиспользования товарного знака

Если же правообладатель бездействует, на рынке нет товаров, маркированных его знаком, то это означает, что он не выполняет свою обязанность по использованию товарного знака. В этом случае регистрация знака может быть досрочно прекращена. Вопрос о возможности досрочного прекращения действия регистрации решается в Палате по патентным спорам (далее - Палата).

В соответствии с п. 1 ст. 1486 части 4 ГК РФ "правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака".

Сроки для досрочного прекращения правовой охраны

Ранее существовал двойной подход к определению срока для досрочного прекращения правовой охраны, для товарных знаков с приоритетом до 2002 г. действовал пятилетний срок, а для знаков, поданных позже на регистрацию, действовал трехлетний срок.
Теперь же законодательство устанавливает трехлетний срок для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак. Обращаю внимание на то, что трехлетний срок следует отсчитывать от даты регистрации товарного знака.

Таким образом, если товарный знак не используется правообладателем в течение любых трех лет, то правовая охрана такого знака может быть прекращена досрочно полностью или частично (это зависит от представленных правообладателем в Палату по патентным спорам доказательств использования знака) по заявлению заинтересованного лица по Решению Палаты по патентным спорам.

Определение заинтересованности лица

В соответствии с ранее действующим законодательством заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака могло подать в Палату любое лицо

Сегодня же в части 4 ГК РФ сделана оговорка на то, что заявление может подавать заинтересованное лицо.

В соответствии с разъяснениями Патентного ведомства, изложенными в Информационном письме к лицам, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, можно отнести:

• производителей товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака;
• юридических лиц, имеющих фирменное наименование тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны (это относиться и к некоммерческим организациям);
• владельцев коммерческих обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны;
• правообладателей товарных знаков, правовая охрана которым предоставлена на территории иностранных государств, в соответствии с Мадридским Соглашением и Протоколом, имеющих намерение распространить действие принадлежащего им исключительного права на территорию Российской Федерации.

Коллегия палаты по патентным спорам при проведении заседания решает вопрос о наличии или отсутствии заинтересованности у лица, подавшего заявление. Лицо, подавшее заявление должно представить на рассмотрение Коллегии доводы, подтверждающие его намерение использовать товарный знак тождественный или сходный с ним до степени смешения в коммерческом обороте. Следует понимать, что факт подачи от имени заявителя заявки на регистрацию тождественного или сходного обозначения не может быть подтверждением заинтересованности.

Вопрос о том, является ли лицо, подавшее заявление, заинтересованным, в каждом конкретном случае решается Коллегией, исходя из совокупности всех доказательств и обстоятельств каждого конкретного дела.

Если заявителем не будет подтверждена заинтересованность, то делопроизводство по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака прекращается.

Правообладатель товарного знака

Получив уведомление из Палаты по патентным спорам о том, что против регистрации его товарного знака подано заявление о досрочном прекращении регистрации в связи с его неиспользованием, правообладатель оказывается в непростой ситуации. Именно он должен представить на заседание веские доказательства использования своего товарного знака либо доказательства уважительных причин, по которым знак не мог им использоваться в коммерческом обороте.

Статистика рассмотрения споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в Палате, свидетельствует о том, что правообладатель далеко не всегда может представить необходимые доказательства, подтверждающие использование своего знака, даже в случаях, когда в действительности использует свой знак, и как следствие теряет знак.

Проблемы предоставления правообладателем доказательств использования товарного знака

Необходимо отметить, что ни национальные законодательства, ни международные конвенции не устанавливают четких критериев, как именно, в каких формах и объемах должен использоваться товарный знак. Поэтому дела по «неиспользованию» являются одними из самых трудных в практике патентных поверенных. В процессе сбора доказательств, подтверждающих использование знака правообладателем, приходится собирать и исследовать огромное количество бухгалтерской, маркетинговой и другой документации. Ведь не секрет, что многие необходимые для доказывания документы не хранятся в архивах компаний, а зачастую вообще отсутствуют, так как работы проводили на основе устных договоренностей или за наличный расчет.

Предупреждение досрочного прекращения правовой охраны товарного знака

В связи с возможностью рисков досрочного прекращения регистрации знака для правообладателей, следует рекомендовать тщательно собирать доказательства его использования. Как только товар, маркированный товарным знаком, выходит на российский рынок, необходимо с особой тщательностью вести документооборот:

• необходимо хранить бухгалтерскую документацию, грамотно оформлять документы, указывая в них название товарного знака рядом с видом товара во избежание затруднений идентификации использования товарного знака;
• подтверждением использования знака, также могут быть маркетинговые и рекламные материалы: необходимо грамотно составлять договоры с рекламными и маркетинговыми агентствами, на разработку роликов, проведение рекламных компаний с обязательным указанием товарного знака, бухгалтерские документы об оплате рекламных услуг сторонним компаниями, отчеты маркетинговых исследований о продвижении товара с товарным знаком на российском рынке; подтверждение участия правообладателя на российских выставках, публикации в российских СМИ;
• важно своевременно вносить изменения в Государственный Реестр товарных знаков, если у правообладателя изменился адрес юридический или для переписки, название компании или патентный поверенный. Палата направляет уведомление в адрес правообладателя, который указан в Реестре (искать не будут). Случается, что правообладатель забывает внести изменения в Реестр ТЗ и не получает уведомление о назначении заседания, в итоге не может представить доказательств использования - знак аннулируют без правообладателя;
• если знак комбинированный или изобразительный, используйте товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован, либо изменяйте дизайн знака таким образом, чтобы сохранить зрительное сходство при восприятии знака, в противном случае Коллегия может сделать вывод об использовании отличного от зарегистрированного знака обозначения;
• А также в случае: если сам правообладатель не использует свой товарный знак, а предоставляет право на его использование другому лицу, то в качестве подтверждения использования необходимо представить лицензионное соглашение или договор коммерческой концессии, зарегистрированные в Роспатенте. Без надлежащей регистрации указанных договоров в Роспатенте, использование в этом случае будет считаться недоказанным.

Отмечу, что рекомендации носят общий характер. Как показывает практика, в каждом отдельном случае для подбора доказательств необходим индивидуальный подход. В любом случае, чтобы правообладателю не остаться у «разбитого корыта», важно всегда помнить о возможности риска досрочного прекращения регистрации и своевременно проводить оценку наличия доказательств использования знака в отношении приоритетных для него товаров и услуг.